Recentemente uma matéria veiculada no Jornal Valor Econômico apresentou uma pesquisa realizada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual apontou um aumento nos litígios envolvendo nomes de domínio e marcas.
As disputas envolvem também grandes marcas como o Magazine Luiza, KaBum e Casas Bahia.
E é desnecessário mencionar os inúmeros prejuízos que um registro de Nome de Domínio com marca de terceiro pode causar ao titular da marca registrada, haja vista que um domínio na internet é uma janela para o mundo.
São várias as formas de aproveitamento de Nome de Domínio com Marca de terceiros.
Quando a apropriação de um Nome de Domínio é caracterizada por má-fé, damos o nome de “cybersquatting” ou“pirataria cibernética”, que é a compra de um domínio de uma marca com prestígio no mercado, com a intenção confundir e enganar os consumidores, atraindo-os para o site ou com a intenção de vendê-lo posteriormente ao titular da marca.
Outra forma de apropriação de um Nome de Domínio é quando a pessoa registro do Nome de Domínio com erros de digitação ou com alguma semelhança com outras Marcas, de modo a atrair o usuário desatento. A isso damos o nome de “typosquatting”, palavra composta por “typo” (tipografia) e “squat” (ocupar).
Em outros casos, a pessoa registra o Nome de Domínio com a Marca registrada de terceiro sem a intenção de usá-lo em suas atividades, impedindo que o titular da Marca consiga registrar o seu domínio. Chamamos isso de “passive holding”.
É inegável que o conflito entre o nome de domínio e a marca causam confusão, principalmente se ambos destinarem-se a identificar o mesmo produto ou serviço. Neste caso, é relevante a aplicação do princípio da repressão à concorrência desleal, avaliando se o titular do nome de domínio está eivado de má-fé.
Os conflitos envolvendo Nomes de Domínio e Marca podem ser resolvidos na esfera judicial, através de um pedido para transferir a titularidade do domínio para o titular da marca, ou através de uma medida extrajudicial perante o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.br.
Este órgão possui âmbito de atuação no Brasil e foi criado para implementar as decisões e os projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br, que é o responsável por coordenar e integrar as iniciativas e serviços da Internet no País.
O Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínios (SACI-Adm) tem por objetivo a solução de litígios entre o titular de nome de domínio (denominado “Titular”) e qualquer terceiro (denominado “Reclamante”) que conteste a legitimidade do registro do nome de domínio feito pelo Titular.
No Brasil, este sistema oferece 3 entidades credenciadas para promover a suscitação e resolução do conflito envolvendo os domínios registrados sob a terminação “.br”: ABPI (Associação Brasileira da Propriedade Intelectual), CCBC (Câmara de Comércio Brasil – Canadá) e WIPO (World Intellectual Property Organization). Cada instituição credenciada possui o seu próprio regulamento e suas custas.
No procedimento, o Reclamante deverá escolher uma das instituições credenciadas e solicitar a abertura do procedimento, informando, dentre outras coisas, a exposição das razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, entre outros requisitos trazidos pelo Regulamento do SACI-Adm.
O procedimento administrativo deverá se encerrar no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da data de seu início, podendo ser prorrogado a critério da instituição credenciada, desde que não ultrapasse 12 (doze) meses.
O procedimento extrajudicial de resolução de conflitos é uma forma mais célere e com um custo mais acessível do que a via judicial.
Vale salientar que o procedimento judicial pode demandar um tempo muito maior para a resolução final do conflito, entretanto pelo procedimento judicial também é possível analisar outros pedidos, como danos morais e materiais, por exemplo, no mesmo pedido – o que não é possível na via administrativa.
Cabe ao advogado analisar o caso prático, bem como a melhor estratégia para o seu cliente, além dos custos e tempo estimados para a resolução da demanda e com base nestes dados, aconselhar o seu cliente em relação ao procedimento mais adequado para recuperar o domínio relativo a marca da qual possui a titularidade.
Dras. Frederica Richter e Cristiane Tages da Silva
Advogadas da Timmermans Advogados